知识产权多面手15强专访｜环球律师事务所马德刚
2021年05月13日
马德刚 环球律师事务所 合伙人
电话：8610 6584 6556
邮箱：madegang@glo.com.cn
马德刚律师为环球律师事务所常驻北京的合伙人，具有中国和美国纽约州律师资格、中国专利代理师资格，业务领域专注于知识争议解决、PE/VC项目中的知识产权事务、技术自由实施尽职调查（FTO）等。
马律师是为数不多具有代理中国企业应对美国337调查案件经验的中国律师之一。他曾在此前代理的337调查案件中获得查阅对方当事人保密信息的资格。
马律师在20年法律职业经历中曾代理过许多由最高人民法院、省级高级人民法院、国家知识产权局专利复审和无效审理部审理的重大、复杂案件。
专访内容
Q1：人们常说知识产权工作是促进“创新、创造”的，知识产权律师和专利代理师是为创新、创造服务的。在近年的职业经历中，您的团队有哪些特殊的专业技能和IP服务项目，能够更好的服务“创新”、为客户“创造”价值呢？
马德刚律师：
除了知识产权争议解决以及常规的知识产权申请、代理业务之外，我们近年来根据市场和客户的需要，逐渐摸索出来的三个比较有特色的“创新产品”。
第一个“创新产品”：针对PE/VC项目的知识产权尽职调查（IPDD）八步法。
第二个“创新产品”：技术自由实施尽职调查（FTO）暨核心产品专利侵权风险分析。
第三个“创新产品”：以“高成长性”为导向的“专利挖掘和布局”。
这三个服务项目虽然也有其他同行在做，但是我们相信我们的“产品”是独具环球特色的。
Q2：什么是针对PE/VC项目的IPDD八步法？相对于常规IP尽调，您所称的八步法有什么特点？
马德刚律师：
PE和VC是指私募股权投资和风险投资。通常，投资人（资本）在考察目标公司时，通常要对目标公司做技术、财务、法律方面的专业尽职调查。近年来，国家特别鼓励“八大战略新兴产业”和“现代制造业”的发展，因此投资人（资本）越来越青睐前述领域中具有高技术储备、高成长性的目标公司。这类目标公司通常持有大量“全球新”的技术和知识产权，因此投资人（资本）在针对此类企业的PE/VC项目中，出于估值和风险管理的需要，越来越需要单独开展知识产权尽职调查（IPDD）。
IPDD八步法是我们做了众多PE/VC项目的IP尽调之后总结出来的工作方法，包含“识别四核心”、“技术合法来源”、“技术自由实施”、“专利与产品一致性核查”、“商业秘密管理”、“非技术类知识产权”、“知识产权争议”、“知识产权管理体系”八个步骤，我们称其为“IPDD八步法”。
第一步，识别“四核心”，即主营业务、核心产品、核心技术、核心技术人员。快速识别四核心的功能是在短暂的“交易排他期”内抓住工作重点。“四核心”是目标公司价值重心所在，与其相关的IP风险，也是投资人关注的重点。
第二步，调查核心技术的合法来源。技术来源不合法会直接导致知识产权权属纠纷。当目标公司IPO上市时，核心知识产权的权属纠纷会导致公司因“核心知识产权发生不利变化”而不符合上市要求。
第三步，技术自由实施尽职调查（FTO）。调查目标公司实施其核心技术是否存在侵害他人专利权的风险。如果目标公司的核心产品存在专利侵权风险，就意味着“业务不独立”、“缺乏持续盈利能力”，常会导致其不符合IPO上市要求。
第四步，调查目标公司的自有专利与其核心产品是否存在“覆盖”关系。自有专利与其产品有“覆盖”关系，即意味着目标公司的产品有专利排他权保护，具有相当的市场竞争力。
第五步，调查商业秘密管理情况。我们在众多PE/VC项目的IPDD过程中均发现目标公司通常会将第二梯队的技术拿出来申请专利，而把最好的技术当作商业秘密来管理。因此，商业秘密的数量、质量及其管理水平，在IPDD中占有相当的分量。
第六步，调查目标公司的非技术类知识产权情况。主要包括商标权、一般作品的著作权、软件著作权、域名、集成电路布图设计、植物新品种权等。
第七步，调查目标公司的IP争议。IP争议特别是以目标公司为被告的专利侵权纠纷，一定是IPDD的重点。
第八步，调查目标公司的IP管理体系。调查关注目标公司是否通过知识产权贯标、高新技术企业认定、公司IP管理制度、IP管理专员，这些要点对于评价企业的持续创新能力具有参考意义。
初做PE/VC项目中的IPDD，会觉得工作内容包罗万象，在急促的工作周期内完成高质量的知产尽调绝非易事。但是自从总结出并实践前述八步法之后，我们的IPDD就变得高效充实、有的放矢，一再地获得“用户”的好评。
Q3：技术自由实施尽职调查（FTO）是什么含义？你们的FTO有什么特别之处吗？
马德刚律师：
技术自由实施尽职调查（FTO）的功能是识别目标公司制造、销售核心产品时是否存在侵害他人专利权的风险，具体包括“识别被评估对象”、“制定并执行检索策略”、“制定并执行粗筛策略”、“制定并执行精筛策略”、“风险专利确认”五个步骤。这五个工作步骤是以我们的专利侵权诉讼经验为依托的。
第一，识别被评估对象。我们会利用图纸、实物、数模、技术交底书和专利实施例等表达载体来识别被评估对象的外延，之后使用“倒金字塔法”识别目标公司关键技术点的坐标、技术问题、技术手段、功能和效果等，籍此确定最关键的技术点作为被评估对象。
第二，检索策略的重心在于相关专利的查全率和查准率。检索策略不是一成不变的，我们会根据被评估对象的特点随时调整检索策略。
第三，针对检索成果的进一步处理分为“粗筛”和“精筛”两个过程。“粗筛”通过人工阅读加机器检索，可以快速排除无风险专利。“精筛”要凭借有诉讼经验的专利律师人工阅读高风险专利。
第四，我们会将“精筛”不能排除风险的“问题专利”与目标公司或投资人进行会商，确定无疑后再当做风险专利写入报告。
Q4：专利挖掘和专利布局是一个工作还是两个独立的工作项目？专利挖掘和布局和“高成长性”有什么关系？
马德刚律师：
专利挖掘和专利布局是两个既有区别又有联系的项目。专利挖掘的本质是发现可专利技术点的过程。工作内容中包括识别技术成果中哪些适合当作商业秘密，哪些适合公开申请专利。专利布局的核心是有组织、有计划地申请专利、把申请专利当作“工程项目”来管理，其目的是使“专利组合”的效用最大化。对专利诉讼和IPDD均有丰富经验的专利律师，可以作为专利挖掘和专利布局的“军代表”或“参谋长”。因为只有在前线打仗的部队，才会深刻理解兵工厂应当制造什么样的武器。
我们将专利挖掘和布局分为六个步骤，即：对内梳理研发成果、对外检索现有技术，使得两者充分结合；确认技术成果来源合法与技术自由实施的可能性；针对技术成果制定商业秘密保护策略或专利申请策略；优选合格“供应商”协助或培训研发人员撰写技术交底书；独立设计或参考竞争对手做法设计“专利组合方案”；提交高质量的国内或国际专利申请。
我们认为：在PE/VC阶段，初创型的高技术公司应当把好钢用在刀刃上，提高研发和专利申请的效费比。投资少、质量高、授权快的专利挖掘和布局工作成果，对于帮助目标公司实现“高成长”非常重要。
